Markenrechtsstreitigkeiten, d.h. der Ausspruch von markenrechtlichen Abmahnungen, nehmen nach unserer täglichen Praxiserfahrung mehr und mehr zu. Damit steht im Einklang, dass das nationale Deutsche Patent- und Markenamt sowie das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mehr und mehr Markenanmeldungen verzeichnen.
Gerade bei dem Vorwurf einer Markenrechtsverletzung stehen besonders wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. Dies beruht einerseits darauf, dass die Streitwerte in markenrechtlichen Angelegenheiten nur selten unter 50.000,00 € liegen, sondern eher sich im Bereich von hohen 5 bis 6-stelligen Beträgen ansiedeln.
Es stellt sich die Frage, wie erfolgreich gegen eine markenrechtliche Abmahnung verteidigt werden kann. Hierbei stehen allgemein gesprochen häufig folgende Prüfungspunkte im Vordergrund:
1. Verletzung im geschäftlichen Verkehr?
Nicht selten liegen uns markenrechtliche Abmahnungen vor, bei denen es durchaus fraglich ist, ob überhaupt eine markenrechtsrelevante Handlung des vermeintlichen Verletzers im geschäftlichen Verkehr gegeben ist. Denn Voraussetzung für eine Markenrechtverletzung nach dem Markengesetz ist stets, und dass in allen Varianten einer Markenrechtsverletzung, das Handeln des vermeintlichen Verletzers im geschäftlichen Verkehr. Hieraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass bei rein privaten Handlungen, wie bspw. der Bestellung von markenrechtswidrigen Waren - dies kommt häufiger vor bei Angeboten aus Fernost - eine Markenrechtsverletzung bereits im Vorhinein nicht in Betracht 
kommt. Zwar können in diesem Fall andere Schutzrechte, wie insbesondere auch das Urheberrecht, oder häufig auch zollrechtliche Bestimmungen verletzt sein, eine Markenrechtsverletzung stellt dies jedoch gerade nicht dar. Solche „Markenrechtsverletzungen“ werden häufig im Wege der sogenannten Grenzbeschlagnahme durch den Zoll festgestellt. Hierzu muss man wissen, dass insbesondere die großen Labels dieser Welt sogenannte Grenzbeschlagnahme-Anträge bei den Zollbehörden hinterlegen. Werden sodann etwaige Sendungen durch den Zoll überprüft und stellt sich hierbei möglicherweise der Verdacht einer Markenrechtsverletzung, werden diese Produkte zurückgehalten und dem entsprechenden Rechteinhaber zwecks Prüfung zugesendet.
Das Erfordernis des geschäftlichen Verkehrs wird jedoch durch die Rechtsprechung sehr großzügig ausgelegt. Dies bedeutet, dass auch bereits bei wenigen, sich wiederholenden Verkäufen, ein Handeln im geschäftlichen Verkehr bereits vorliegen kann. Gerade wenn bspw. auf Onlinemarktportalen, wie eBay erkennbar ist, dass der Verkauf auf eine gewisse Dauerhaftigkeit ausgelegt ist, kann hier das Tatbestandsmerkmal „geschäftlicher Verkehr“ durchaus sehr schnell angenommen werden. Jedoch bedarf dies stets einer genauen Prüfung durch einen Spezialisten.
2. Markenerschöpfung gem. § 24 MarkenG
Ein häufiger genau zu untersuchender Einwand der gegen die Geltendmachung von markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen eingewendet werden kann, ist der der Markenerschöpfung. § 24 MarkenG besagt, dass der Inhaber einer Marke nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder einem anderem Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurde. Dies bedeutet, dass ein Artikel, welcher durch den Markeninhaber, möglicherweise bereits vor einigen Jahren in den Verkehr gebracht wurde, weiterverkauft wurde, nicht markenrechtsverletzend sein kann. Dies heißt, dass dieser Artikel, soweit die Ware einmal durch den Rechteinhaber mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde, durch den vermeintlichen Verletzer ohne Sanktion weiterverkauft werden kann.
Beispiel:
Der Rechteinhaber R versieht einen selbst importierten Artikel aus China mit der Marke X und bringt diesen auf einem Onlinemarktportal durch Verkauf in den Verkehr. A kauft diesen Artikel und verkauft diesen weiter an B. B bietet sodann auf einem anderen Onlinemarktportal diesen Artikel unter der Marke des R an. In diesem Fall kann R dem B nicht verbieten, diesen Artikel unter seiner Marke zu veräußern.
Der Einwand der Markenerschöpfung muss stets geprüft werden. Wir haben in unserer Praxis bereits häufiger diesen Einwand nach genauer Prüfung und Rücksprache mit dem Mandanten erfolgreich einwenden können.
3. Der sogenannte Nichtbenutzungseinwand
Marken werden bekanntlich beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim EUIPO eingetragen, sodass der markenrechtliche Schutz entsteht. Neben dem eigentlichen Kennzeichen bedarf es stets der Zuordnung des Kennzeichens zu bestimmten Warenklassen. Wir beobachten häufig, dass für ein Kennzeichen eine ungemein große Anzahl von Waren- oder Dienstleistungsklassen angemeldet werden.
Hierbei sieht das Gesetz grundsätzlich vor, dass das Kennzeichen auch für den Verkauf bzw. für das Angebot dieser Waren- und Dienstleistungsklassen verwendet wird. Grundsätzlich besteht eine sogenannte Benutzungsschonfrist von 5 Jahren. Dies bedeutet, dass das entsprechende Kennzeichen für aufgelistete Waren oder Dienstleistungen in einem Zeitraum von 5 Jahren nicht im geschäftlichen Verkehr verwendet werden muss.
Kommt es jedoch sodann dazu, dass bspw. nach 7 Jahren eine solche Benutzung hinsichtlich einer Warenklasse nicht stattgefunden hat, kann im Falle des Ausspruches einer Abmahnung für eine in Benutzung stehende Warenklasse durch den vermeintlichen Rechteinhaber der vermeintliche Verletzer den sogenannten Nichtbenutzungseinwand erheben.
4. Verwendung des Kennzeichens als rein beschreibende Angabe
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung besteht die Grundfunktion einer Marke in der Gewährleistung der sogenannten Herkunftsfunktion. Dies bedeutet, dass die Marke den Zweck verfolgt, auf das Unternehmen des Rechteinhabers hinzuweisen. Die Rechtsprechung hat hierbei herausgearbeitet, dass für die Annahme einer Markenrechtsverletzung stets eine markenmäßige Benutzung Voraussetzung ist. Im Gegenzug darf es sich nicht um eine rein beschreibende Angabe handeln. Wird daher eine Marke in rein beschreibender Weise benutzt, liegt auch in diesen Fällen keine Markenrechtsverletzung vor.
Wir warnen jedoch dringlichst davor, im Falle des Erhalts einer Abmahnung sich hierauf ohne fachanwaltlichen Rat zu berufen. Gerade die Frage der rein beschreibenden Verwendung einer Marke sollte stets und ausschließlich von einem Fachanwalt im Bereich des Markenrechtes, d.h. durch einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, geprüft werden.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir sind eine auf den gewerblichen Rechtsschutz, und damit insbesondere auf das Markenrecht, hoch spezialisierte Kanzlei. Wir vertreten seit Jahren Mandanten sowohl gegen den Vorwurf einer Markenrechtsverletzung, als auch bei dem Schutz ihrer Marken. Die in unserer Kanzlei tätigen Rechtsanwälte sind allesamt Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz. Gerade das Markenrecht ist eine der Hauptmaterien, die durch unsere Kanzlei täglich bearbeitet werden. Herr Rechtsanwalt Heidicker führt neben dem Fachanwaltstitel für gewerblichen Rechtsschutz auch den Titel „Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht“
Sollten Sie Adressat einer Abmahnung im Markenrecht geworden sein, stehen wir Ihnen bundesweit mit unserer Hilfe zur Verfügung. Senden Sie uns unverbindlich per Email an ra@kanzlei-heidicker.de oder Fax an 02307-236772 Ihre markenrechtliche Abmahnung zu. Wir rufen im Regelfall am gleichen Tage zurück. Alternativ können Sie sich natürlich gerne auch in unserer Kanzlei telefonisch unter 02307-17062 melden. Die Ersteinschätzung bei Erhalt einer Abmahnung ist bei uns stets kostenlos. Wir werden mit Ihnen zusammen eine Strategie entwickeln, die entweder in der Abwendung der gegen Sie gerichteten Ansprüche besteht, oder Sie unter wirtschaftlichen Aspekten so gering wie möglich belasten wird.
Wir freuen uns auf Sie,
Ihre Fachanwaltskanzlei Jan B. Heidicker